Als sinds 1988 bestaat in Goes een snackbar met de naam “Wendy’s”. Zij beschikt voor haar naam ook over een Benelux-merk, onder andere voor horecadiensten. Dit is een doorn in het oog van de grote Amerikaanse (fast food-)keten “Wendy’s”. Al meer dan 20 jaar bestaat hier een juridisch geschil over.
Wendy’s wil namelijk graag merkrechten verkrijgen voor de hele EU, waaronder uiteraard ook de Benelux. Het Amerikaanse Wendy’s meent een (juridische) troef te hebben door er op te wijzen dat de snackbar maar één vestiging heeft en dat het Benelux-merk daarom niet “op een normale wijze” wordt gebruikt. Dit is een juridische grond om een merk vervallen te kunnen verklaren. Zowel de rechtbank in eerste aanleg en nu ook het Gerechtshof in hoger beroep gaan hier niet in mee. De Zeeuwse snackbar wees er onder meer op dat haar naam op de gevel staat, op verpakkingsmaterialen, bedrijfskleding en kassabonnen. Tevens kon zij nog aanvoeren dat haar naam ook in het kader van sponsoringsactiviteiten is gebruikt. Zowel de rechtbank en het gerechtshof gingen met het verweer mee en oordeelde onder meer dat het niet per se noodzakelijk is om meerdere vestigingen te hebben om een merkrecht in stand te houden. In de woorden van het Gerechtshof:
“Anders dan QIOR ook in hoger beroep en meer in het bijzonder tijdens het pleidooi van 20 september2021 naar voren heeft gebracht, is het geen vereiste voor normaal gebruik als zodanig dat een buurtsnackbar zoals die van [geïntimeerde] meerdere vestigingen heeft of buiten de regio promotie maakt voor die diensten. Ten aanzien van de geografische omvang geldt voorts dat gebruik in één van de landen van de Benelux voldoende kan zijn om als normaal gebruik te worden gekwalificeerd, ook wanneer dit slechts op één regio binnen de Benelux is gericht. Zoals al overwogen, kan verder ook een kwantitatief gering gebruik van een merk voldoende zijn om als normaal gebruik te worden beschouwd en is er geen sprake van een de-minimisregel. Het komt aan op een weging van àlle relevante feiten en omstandigheden, zoals genoemd in de in r.o. 6.7.2. vermelde maatstaf.
(…)
Dat [geïntimeerde] mogelijk intensiever en/of ook via andere kanalen (internet, Facebook, andere sociale media) en/of ook buiten de regio reclame voor zijn snackbar had kunnen maken, doet daar niet aan af. De door [geïntimeerde] verrichte inspanningen zijn in onderlinge samenhang beschouwd voldoende om tot bovengenoemd oordeel van normaal gebruik te komen.”
Deze uitspraak bewijst maar weer eens het belang van een merkrecht naast een handelsnaamrecht. Met haar handelsnaam had de Zeeuwse Wendy’s immers hooguit kunnen voorkomen dat in Goes en omstreken geen Wendy’s-filiaal zou komen. Met haar merkrecht heeft zij een monopolie verkregen voor de gehele Benelux. Overigens hoeft dit hoeft niet altijd zo te zijn. In andere branches kan een rechter strenger oordelen en meer eisen stellen aan het feitelijke (geografische) gebruik van een merk. In dit verband was nog van belang dat het in de branche van snackbars gebruikelijk is om maar één filiaal te hebben. In andere branches kan een dergelijke afweging anders zijn.
Maar voorlopig geldt dus: wilt u naar een Wendy’s? Dan kan dat vooralsnog alleen in Goes.
Teun Pouw
Advocaat IT-/IE-recht en BMM-merkengemachtigde
